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>[26.out.10] Pedidos
de patente divididos e emendas às reivindicações
Márcio
Merkl e
Luis Claudio Cunha Vieira
O artigo 32 da Lei da
Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9279/1996)
estabelece que “para melhor esclarecer ou definir
o pedido de patente, o depositante poderá efetuar
alterações até o requerimento do
exame, desde que estas se limitem à matéria
inicialmente revelada no pedido.” O artigo 26
da mesma lei estabelece que “o pedido de patente
poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício
ou a requerimento do depositante, até o final
do exame, desde que o pedido dividido: (i) faça
referência específica ao pedido original;
e (ii) não exceda à matéria revelada
constante do pedido original.”
Com base nos referidos artigos, o Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) e os profissionais
que atuam com patentes reconheciam, em geral, a possibilidade
do requerente de uma patente depositar um pedido dividido
sob iniciativa própria (i.e. “voluntariamente”,
e não em resposta a um parecer oficial requerendo
a divisão) a fim de adotar reivindicações
adicionais quando as condições do artigo
26 estivessem atendidas, mesmo se o pedido dividido
fosse depositado após a requisição
do exame.
Após a decisão da Apelação
Civil nº 2003.51.01.513584-5 pelo Tribunal Federal
da 2ª Região, a possibilidade de submeter
emendas voluntárias à especificação
da patente (descrição, reivindicações
e/ou desenhos) após o pedido de exame foi substancialmente
restringida, se não eliminada. Todavia, uma questão
foi levantada pelos profissionais de patente com relação
à possibilidade da adoção de reivindicações
adicionais em um pedido dividido depositado voluntariamente
após a requisição do exame do pedido
original, considerando que o art. 26 da LPI expressamente
estabelece que o depositante pode pedir a divisão
do pedido até o final do exame (i.e. após
a requisição do exame).
Em vista dessa questão, a Procuradoria do INPI
expressou seu entendimento de que as reivindicações
do pedido dividido depositado voluntariamente após
a requisição do exame do pedido original
devem se limitar à matéria originalmente
reivindicada (NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 08/2010
de 06.mai.2010). De acordo com esse entendimento, as
emendas voluntárias às reivindicações
feitas no depósito de um pedido dividido após
a requisição do exame do pedido original
violariam o limite temporal estabelecido pelo art. 32
da LPI.
Um dos principais problemas desse entendimento da Procuradoria
do INPI é que a matéria divulgada no relatório
descritivo do pedido de patente original, mas não
reivindicada, não pode ser voluntariamente reivindicada
no novo pedido dividido se ele foi depositado após
a requisição do exame do pedido original.
Indubitavelmente, a legalidade dessa análise
combinada dos artigos 26 e 32 da LPI suscitará
uma vasta discussão, na medida em que ambos os
artigos estabelecem que os limites das emendas estão
na matéria originalmente divulgada e não
na matéria originalmente reivindicada.
N ão obstante a discussão relativa à
validade das restrições de emendas às
reivindicações impostas pelo INPI no pedido
dividido, os depositantes devem traçar suas estratégias
de prossecução da patente levando em consideração
a importância extremamente ampliada do momento
da requisição do exame. Assim, a necessidade
de submeter emendas voluntárias para mudar a
matéria reivindicada, tanto no pedido original
quanto no pedido dividido, portanto, pode ser um fator
decisivo na determinação do momento ideal
da requisição do exame.
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